La société Jean-Charles de Castelbajac était titulaire de deux marques verbales françaises composées du patronyme.

Cette société a fait l’objet d’une procédure collective, lesdites marques ont été cédées à la société Pmjc, Monsieur de Castelbajac a collaboré quelques années au sein de la société cessionnaire des marques puis a poursuivi ses activités professionnelles et artistiques par l’intermédiaire d’une autre société.

Le cessionnaire l’a assigné en contrefaçon des marques acquises ainsi que sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire.

A titre reconventionnel, Monsieur Jean-Charles de Castelbajac a sollicité la déchéance pour déceptivité des droits de la société Pmjc sur ces marques en raison des usages trompeurs.

Sur la recevabilité de la demande en déchéance, la Cour de cassation a jugé que le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du Code civil et n’est, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur.

Toutefois, la garantie au profit du cessionnaire cesse lorsque l’éviction est due à sa faute, en particulier, la marque ne doit pas être exploitée dans des conditions de nature à tromper effectivement le public ou à créer un risque grave de tromperie.

En l’espèce le cédant a fait valoir que depuis la fin de leur collaboration, la société Pmjc exploitait les marques cédées de façon à laisser croire qu’il est l’auteur des créations sur lesquelles ces marques sont apposées.

La Cour a relevé que « le cédant peut être le mieux, voire le seul, à même d’identifier l’existence d’une tromperie effective du public ou d’un risque grave d’une telle tromperie ».

Elle a retenu une exception à l’irrecevabilité de la demande de déchéance pour déceptivité acquise d’une marque fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire.

La Cour de cassation a posé une question préjudicielle à la CJUE en ces termes « Se pose ainsi la question de savoir si les articles 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95/CE et 20, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent au prononcé de la déchéance d’une marque portant sur le nom de famille d’un créateur en raison de son exploitation postérieure à la cession dans des conditions de nature à faire croire de manière effective au public que le créateur, dont le nom de famille constitue la marque, participe toujours à la création des produits revêtus de cette marque alors que tel n’est plus le cas. »

Cass. com. 28 févr. 2024, n° 22-23.833

Nathalie Bastid – Avocate associée

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