Deux personnes ont conçu des antennes permettant la réception des données de balises placées dans les colliers de chiens de chasses. Ils ont déposé ensemble une marque de l’Union européenne semi-figurative ainsi que deux dessins ou modèles communautaires.
Ces produits étaient distribués par deux sociétés dont ils étaient associés ainsi par par une autre société tierce dont un seul des deux co-titulaires de droit de propriété intellectuelle était associé et gérant. Les titres de propriété intellectuelle ont été cédés à ladite société tierce et son gérant a aussi concédé une licence sur les marques ou modèles à deux autres sociétés.
Un des co-déposants de la marque et des modèles a dénoncé la cession des droits de propriété industrielle et a assigné les défendeurs en nullité du contrat de cession de la marque et des dessins ou modèles ainsi qu’en contrefaçon. Il a soutenu que la cession étant consentie sans contrepartie financière, l’acte devait s’analyser comme une donation qui doit être consentie par un acte authentique.
Le Tribunal a suivi le requérant et a jugé qu’aux termes de l’article 931 du Code civil, tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaire dans la forme ordinaire des contrats et il en restera minute, sous peine de nullité.
Deux dérogations à ce formalisme sont admises en jurisprudence, la première tenant aux dons manuels, qui imposent la tradition (c’est-à-dire la remise physique) de la chose donnée, la seconde tenant aux donations déguisées ou indirectes, dont les conditions de forme suivent celles de l’acte dont elles empruntent l’apparence.
Le Tribunal a considéré que le code de la propriété intellectuelle ne déroge pas à cette condition formelle des donations, et prévoit seulement, s’agissant des marques, que le transfert de leur propriété doit être constaté par écrit (article L. 714-1, 4e alinéa), dans sa rédaction antérieure au 15 décembre 2019.
Il s’agit d’une décision de première instance qui peut faire l’objet d’un appel mais doit conduire à la prudence et donc soumettre au formalisme de la donation entre vifs devant notaire une cession de droits de propriété intellectuelle sans contrepartie et/ou à titre gratuit.
Tribunal judiciaire de Paris, 8 février 2022 3ème chambre 3ème section RG 19/14142, M. B.A. / SARL Akis Technology et M. Y D’Z
Nathalie Bastid – Avocate associée
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