Tribunal UE, 22 novembre 2023, T-679/22, EU:T:2023:738, Oy Shaman Spirits Ltd / EUIPO – Global Drinks Finland Oy

Dans cette affaire, entre 2008 et 2016, une société finlandaise a demandé l’enregistrement de plusieurs marques de l’Union européenne. En 2016, elle a accordé une licence exclusive à un licencié. Le contrat de licence autorisait le licencié à faire inscrire la licence auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), mais le licencié ne l’a pas fait à cette époque.

En 2017, le titulaire des marques les cède à une société tierce.

Le nouveau titulaire des marques a contesté l’inscription de cette licence tardive et a obtenu de l’Office sa révocation, le licencié n’avait pas en effet avancé la preuve que le nouveau titulaire des marques, avait accepté l’enregistrement de la licence. Le licencié a contesté cette décision de révocation.

Le Tribunal de l’UE a visé les articles 20, § 6, b, et 26, § 1 er , du RMUE, qui prévoient que la signature ou le consentement du titulaire enregistré est une condition préalable à l’octroi valable d’une licence.

En l’espèce, le contrat de licence ne mentionnait pas le titulaire enregistré au moment de la demande d’inscription de la licence et ce dernier n’avait pas apposé sa signature. Peu importe finalement la connaissance de l’existence de cette licence par le titulaire actuel ou même la validité du contrat de licence au regard du droit national en vigueur.

Si une licence peut rester valable ou conférer des droits en vertu du droit national applicable, cette situation « n’est pas susceptible d’avoir un impact sur le droit d’inscription qui suit une approche formalisée, laquelle est clairement codifiée aux dispositions applicables dont le libellé ne laisse aucune marge d’interprétation » (point 27).

Le Tribunal a adopté une position formalisme.

Il a toutefois jugé qu’il est possible qu’une éventuelle violation dudit accord de licence et de sa clause applicable aux successeurs puisse déclencher une responsabilité contractuelle de l’autre partie contractante, sans toutefois que cet aspect contractuel puisse avoir des répercussions sur l’examen de la demande d’enregistrement.

L’enseignement de cette décision est que dans le cadre d’un contrat de licence de marque, les parties doivent prévoir qui procédera à l’inscription de la licence auprès du registre concerné.

L’Office européen n’inscrira la licence portant sur une marque européenne que s’il peut constater l’accord des deux parties (le licencié et le titulaire actuel) au moment où la demande lui est sollicitée.

Toutes les autres discussions relèveront d’une question au fond devant les juridictions nationales.

C’est le juge national et non l’Office européen qui tranchera les litiges portant sur le caractère abusif ou non du refus d’inscrire la licence et du non respect du contrat repris par le nouveau titulaire de la marque.

Nathalie Bastid – Avocate associée

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